【案情简介】
江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“江动集团”）是国内通用汽油机的主要生产企业之一，现有总资产25亿元，员工4000人。公司连续多年跻身“中国机械工业百强企业”行列，销售额连续11年保持全国同行业第一。美国是全球最大的通用汽油机市场，日产通用汽油机长期以来控制着美国市场。近年来，江动公司自主研发的通用汽油机以实用、价廉、性能可靠的竞争优势逐步打开美国市场，市场份额逐年提高，到2006年年底累计销售已超过10万台。江动集团的这匹“黑马”引起了在美国通用汽油机市场上占据重要市场份额的日本本的不安。
2006年1月27日，江动集团正式收到美国加利福尼亚州西区联邦地区法院的立案通知书和美国本田公司的诉状。诉状表明，美国本田公司起诉美国Pepboys公司(连锁销售商)、大湖公司(美国国际采购商)、中国力帆集团公司、美国力帆公司、中国江动集团有限公司、美国江动公司(江动集团控股企业)所生产、销售的通用汽油机涉嫌侵害本田公司的GX商业外观；要求江动集团赔偿1 600万美元，并请求法院下达禁止江动产品在美国销售的永久禁令。此后，美国本田公司在美国广发侵权警告函以阻吓江动产品的代理商和经销商。半年后，美国本田公司又将江动集团的另一个商业伙伴——美国Homier公司告上法庭，可谓大军压境，来势汹汹。
江动集团在收到立案通知后，立即召开案例评析会，并到北京向相关知识产权管理部门和司法界的专家、学者、知名人士以及京城各大跨国律师事务所咨询。在基本掌握了商业外观法律知识，确认本田不存在可保护的商业外观权利后，毅然决定应诉。在美国法律制度框架下，浩繁的证据调查工作是诉讼的主要环节，也是斗智斗勇据理力争的战场。为此，江动集团和律师团倾注大量的精力，仅收集提交的各类资料就多达十几万页。江动公司副总经理张超建作为案件负责人，同时以被告代表、知情人、技术专家证人等多重身份，起草了大量的分析材料和答辩报告。
美国本田原以为江动集团不敢应诉，得知江动应诉后，他们还自以为胜券在握，因为此前他们在美国密西西比州地方法院同一家美国公司刚刚打赢了一场商业外观侵权官司。然而经过几个回合的较量未能占到上风，并看到江动集团有理有据地全面否认本田GX商业外观权利的证据材料后，美国本田公司再不敢小觑江动集团了。他们聘请美国十大律师事务所之一的威尔玛律师事务所进行代理，以每名16万美元的高价聘请多名专家证人，其中有国际著名的威斯康辛大学麦迪逊学院的发动机专家，有全球最大的同行企业退休技术高管等，以此形成高压态势。在诉讼过程中，他们还不停地提出新动议：要求追加被告、要求中方提供翻译好的海量证据资料、又要求在某个环节上延期，企图耗费江动集团的诉讼费用和精力。对此，江动集团和律师团队细致分析其意图，向法官据理力争，驳回了他们的多项动议。
法庭上，美国本田声称GX汽油机和GX发动机有“独特和明显的外表，能使消费者立即认出并联想到真正的高质量的本田的产品”。GX汽油机和GX发动机的商业外观（Trade Dress）被形容为有很多没有功能性的设计要素。具体来讲，美国本田公司列出以下10个设计要素：
(1)阀门盖的形状和设计；
(2)风扇盖的形状，包括角和圆边的独特的组合及风扇盖导气部分的形状；
(3)油箱的尺寸和形状；
(4)机油箱盖的颜色；
(5)消音器放热罩的设计；
(6)油报警系统的安置；
(7)加油盖和漏油盖的位置、形状及设计；
(8)空气冷却片的数目、位置和尺寸；
(9)底垫的梯形形状和尺寸；
(10)马达每个主要部件的相对的位置和定位。
在专家证词询问阶段，作为江动集团惟一的专家证人，张超建提出了3点意见：第一，美国本田公司曾于1983年在美国申请了GX水平轴汽油机的外观专利，而美国外观设计专利有效期最长不超过14年。江动小型汽油机进入美国市场时，该专利早已失效，已依法转化成公知技术。利用失效的专利起诉中方企业商业外观侵权，是明显的侵犯公众权利，不符合美国宪法中自由竞争的立法精神；第二，美国本田公司主张的10项GX商业外观构成要素都无可辩驳地具有明显的功能性，不具备法律意义上的商业外观的要件；第三，美国本田公司无法举出造成消费者混淆的事实证据。因此，所谓GX商业外观侵权不成立。同时。江动集团向法庭提交了大量的功能性分析证词和包括中国国家标准以及教科书在内的证据资料，并列举了江动小型汽油机深受美国客户青睐的许多事实。形势变得对江动集团极为有利。
这让美国本田公司始料未及，亦让他们聘请的专家无以应对。美国本田公司自知胜算不大，若败诉则损失更为惨重，将会在全球引起连锁反应。因此，美国本田不得不主动走向和解的谈判桌。美国时间2007年11月13日下午，法庭指派洛杉矶著名的仲裁调解机构JAMS公司主持调解谈判。在调解伊始，江动集团驳回了美国本田公司准备好的协议初稿，并步步为营、据理力争，迫使他们四易和解协议，最终在11月16日清晨5时与美国本田公司签下和解与互不追究协议。自此，这场由美国本田公司挑起的知识产权诉讼以江动集团的完胜而告终。
【案例评析】
江动集团与美国本田公司之间的知识产权纠纷实质上是跨国公司企图利用专利壁垒阻碍竞争对手进入美国市场，以达到其垄断目的的知识产权滥诉行为。江动集团不畏强权，运用法律维护自己合法权益的过程体现出我国企业已经开始逐步掌握美国知识产权诉讼的游戏规则，并且开始拥有应对美国知识产权官司的驾驭能力。
在WTO框架下，传统关税壁垒逐渐削弱，知识产权壁垒的力量日益凸显。随着世界经济一体化趋势的增强，中外知识产权纠纷的案件也在不断上升。统计显示，自我国加入世贸组织以来，我国有60％的出口企业遭遇过国外的专利技术壁垒，出口额每年损失约500亿美元。如何应对跨国公司以知识产权（尤其是专利）为工具、以法律为外衣，对我国企业进行恶意刁难，是中国成百上千个“江动集团”需要共同面对的问题。江动集团作为我国企业海外维权的先行者，其整个维权历程对于国内其他企业无疑具有重要的借鉴意义。
一、面对跨国公司的知识产权诉讼大棒，中国企业要敢于“亮剑”
近年来，随着越来越多的国内产品走向美国等西方发达市场，我国企业也频频遭遇跨国企业的知识产权制裁大棒——知识产权越来越成为跨国企业打压竞争对手的武器。这是因为随着越来越多的我国企业由加工代理、贴牌生产模式向生产和销售自主品牌转变，我国企业的市场份额与产品竞争力也逐年提升，但惟独在知识产权方面很少拥有自己的专利产品和技术。因此，这些跨国企业纷纷拿出“知识产权”这个利器围剿我国企业，以打压越来越强大的竞争对手，达到独占和垄断市场目的。
由于知识产权（尤其是专利）自身的独占性、技术性等特点，加之在欧美发达国家，知识产权的立案门槛较低，因此利用诉讼打压竞争对手，成为跨国企业打压竞争对手屡试不爽的手段。在本案中，美国本田公司利用已经失效的外观专利向江动集团提出诉讼，本身就表明其“醉翁之意不在酒”。在发动侵权诉讼后，在法院尚未进行审判之前，美国本田公司即借诉讼之名，向江动集团在美国的代理商与销售商广发侵权警告或通知，明确要求他们不要销售或使用所谓的“侵权产品”。在诉讼过程中，美国本田公司又制造障碍，百般拖延诉讼进程，想以此耗尽江动集团的元气。而在最终诉讼胜诉无望的情况下，原告又主动放弃诉讼，要求和解。从始至终，美国本田公司的行为就表明与其说这是一场知识产权诉讼，不如说这是一场专利“外衣”之下的你死我活的商业斗争。
面对来势汹汹的跨国企业的知识产权恶意诉讼，我国企业以前因为实力较弱，或者由于惧怕无休止的诉讼程序，或者为了避免高昂的诉讼费用与巨额赔偿的诉讼风险，或者为了恢复代理商与合作伙伴已经动摇的信心，往往选择向跨国巨头臣服。在本案中，如果江动集团选择妥协，承认侵犯原告的外观专利，结局只有两种：要么每年向美国本田公司缴付巨额的专利使用费；要么退出美国市场。而且这可能会产生“多米诺骨牌效应”，使我国企业生产的小型通用汽油机全部面临从美国市场撤出的风险。幸运的是，美国本田公司这次选择的被告是江动集团。
江动集团作为一家实力并不算强大的中国企业，何以敢于同“世界500强”的本田公司叫板？第一，拥有自己的核心专利技术是其敢于“蚍蜉撼大树”的根本原因。江动集团向来注重技术研发，截至目前，集团已拥有72件中国专利，1件PCT国际专利，并且维持每年15件以上专利的增长速度。在该案中，江动集团正是有其对自身研发的通用汽油机技术的信任，才有了对抗跨国巨头的信心。因此，我国企业在开拓海外市场，尤其是高附加值、高技术含量的产品市场之前，一定要强化企业的研发投入，形成自己的核心专利技术并积极申请法律保护。只有这样，才能摆脱模仿对手所造成的被动，为企业长期持续有效的开拓国际市场获得知识产权的通行证。第二，江动集团在自己的产品投放市场之前便进行了专利侵权分析，美国方面为其作出的不侵权认定结论让江动集团应付这场跨国战“心里有底”。第三，江动集团的决策层具有敢于运用法律程序维护自己合法权益的勇气和决心，这是最直接的精神动力。我国企业应当学习江动集团的这种精神和勇气，面对跨国公司的知识产权诉讼大棒，我们要敢于说“不”。
二、针对跨国巨头设置的专利“地雷阵”，中国企业要善于“避嫌”
跨国公司基于其强大的研发实力和领先的技术优势，往往将其已经获得的专利技术，甚至包括相似专利、外围专利等共同组成专利网络，埋雷设阵。跨国公司组建重重专利网络，一方面是为了占领技术制高点，保持行业内的技术标准话语权；另一方面，专利“地雷阵”已经成为跨国公司打压竞争对手，实现其垄断市场或者攫取高额专利费的不二法器。专利网络如同张开着的巨大的蜘蛛网，布满密密麻麻的专利技术，我国企业一不小心，就可能碰壁而成为跨国公司的网中之食。因此，面对陷阱重重的专利“地雷阵”和“蜘蛛网”，我国企业必须依靠先进的“探雷器”和“声波雷达”来实现安全行进与飞行，专利信息检索分析尤其是专利侵权风险分析正是我国企业冲锋破阵的法宝。
专利侵权风险分析应该成为我国企业“走出去”之前的必修课。通过对行业内领先技术和竞争对手的技术进行专利信息分析，可以有效地掌握行业核心技术的专利分布情况以及竞争对手的专利布局，从而规避跨国企业的专利“地雷阵”，避免侵权风险。企业在进行专利信息检索分析时，应该根据实际需要，对专利文献进行定量分析或定性分析，并根据分析结果绘制“专利地图”，准确评估企业发展的产业、技术环境、竞争对手的专利布局以及可能面临的侵权风险。在完成竞争对手的专利布局采集后，还应当对每一个技术方案进行权利要求、保护范围以及潜在风险等方面的评价，并根据分析结果给出具体的有可能的侵权数据,包括专利信息(如专利号、国别等)、涉及侵权的具体权利要求的内容，以及关键技术特征等。
在本案中，江动集团正是专利信息侵权风险分析的践行者与受益者。江动集团在其产品投放市场前，尤其是对准备投放国际市场的产品，都必进行专利信息检索分析，既提高产品研发的起点和档次，又规避陷入专利陷阱的风险。比如在研发用于美国市场的小型通用汽油机的过程中，公司先后检索国内外专利信息5 000多条，对其中涉及的本田公司、百立顿公司、科乐公司等重点竞争对手在美国的3 000多篇专利文献进行分析，并据此及时调整产品研发路线和专利特征，为该产品成功进入美国市场扫清了障碍。此外，在企业专利信息数据库建设方面，江动集团与国家知识产权局审查协作中心建立了长期合作关系，在审查协作中心的帮助下建立了企业专利信息数据库，进行专利查新、检索、分析，收集国内外内燃机领域专利和竞争对手的专利信息。
据世界知识产权组织(WIPO)的研究结果表明,全世界新的发明创造,98%以上的信息都能够通过专利文献反映出来,企业注重专利信息进而检索、分析与利用，不仅可以规避专利侵权风险，而且还可提高研究开发的起点，节约40%的科研开发经费和60%的研发时间。毕春丽.构建知识产权损害预警机制\[N\].光明日报，2007-02-28.
三、相比跨国巨头的财大气粗，中国企业更需要“集体维权”
跨国公司在专利诉讼尤其是以打压竞争对手为目的的专利诉讼中，通常并不在乎官司的输赢，而是企图通过耗时费力、旷日持久、费用高昂的诉讼大战，从人力、财力以及精力上拖垮对方，使对方陷入诉讼的泥潭不能自拔，最后迫使对方妥协。在本案中，美国本田公司在整个诉讼中花费的费用达千万美元之巨，可谓是不惜重金欲将江动集团置于死地。而江动集团也付出了300万美元的代价，其中仅律师费用超过250万美元。这对于一个实力尚不算强大的中国企业来说，无疑是一个不小的代价。在以往的跨国知识产权诉讼中，正是慑于跨国公司的强大实力以及害怕被跨国诉讼的高昂费用拖垮，许多遭遇专利诉讼大棒的国内企业从一开始便以缴纳巨额专利使用费或接受其他苛刻条件为代价臣服或妥协，这种进退维谷的维权窘境让我国企业苦不堪言。此外，跨国公司设置的重重专利陷阱，也让本来就无多少核心技术的我国企业在海外市场上胆战心惊。
因此，我国企业在维权过程中，尤其是与跨国公司的知识产权较量中，采取集体应对，“团结一切可以团结的力量”来“一致对外”应当成为重要的商业和知识产权策略。不仅如此，行业协会与政府相关部门应当充分发挥其行业整合或者政府指导、扶持的作用，指导、组织相关企业之间建立产业联盟或者专利策略联盟等组织，并建立应对跨国企业知识产权诉讼的集体应对机制，以实现诉讼双方力量的制衡，避免中国企业单打独斗的尴尬。在这方面，我国台湾IT行业的经验值得我们借鉴。我国台湾地区的IT产业为应对跨国公司的专利诉讼，抵制巨额专利使用费的追讨，专门成立了“专利策略联盟”。通过建立专利策略联盟，共同进行技术研发，累积对外专利的谈判筹码。实力有限的企业进行外围技术开发，累积专利筹码；而实力较强的企业直接深入到核心技术领域进行开发。当企业专利筹码累积到一定程度，可以通过企业之间的交叉许可，增强企业的市场竞争力。最后，在企业积累了相当的专利后，由现实的“专利策略联盟”向“专利联盟”转变，将专利转化为标准，以技术控制市场，创造市场。
“知识产权是我国企业发展道路上的护身符和加速器，也是我国及企业前进征程中的‘地雷阵’和‘紧箍咒’。我国企业不但要突破‘地雷阵’，冲破‘紧箍咒’，更要把它变成科技创新的加速器和催化剂。因此，我国企业要注重知识产权攻防策略，既反侵权，又抗强权，积极发挥行业协会的整合作用。第一，行业集成，对国家立法与政策制定发挥积极影响；第二，建章立制，全面增强企业知识产权攻防的素质内功；第三，御外安内，建立利益平衡与诚实信用的公序良俗。”陶鑫良.遥想专利二十秋,半是豪情半是忧\[N\].中国知识产权报，2005-04-22.